La condición de venta para el ajuste por regalías en la valoración aduanera: el caso “Wabro” – Dr. Julio Carlos Lascano1
En materia de valoración aduanera, pocas cuestiones generan tanta conflictividad como la incorporación de los cánones y derechos de licencia (o regalías) al valor en aduana de las mercaderías importadas.
La Dirección General de Aduanas considera que todo importador que recibe una licencia para el uso de un derecho de propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, etc.) relacionado con la mercadería que importa, paga el canon no solo en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de licencia, sino también como condición de venta de la mercadería que adquiere. Para la aduana, la condición de venta siempre está presente, dado que si el comprador no paga el canon, el vendedor quedaría expuesto a la obligación de pagarlo.
Esta interpretación no parece acertada cuando se considera, solo para comenzar, que el Comité Técnico de Valoración estimó que no corresponde adicionar el canon al valor en aduana en los casos analizados en las Opiniones Consultivas 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.17 y, muy en especial, en el Comentario 25.1.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Sala I, resolvió el año pasado un caso muy interesante sobre esta materia, que pasó casi desapercibido. Me refiero el caso de una empresa importadora de mercaderías terminadas que incorporaba personajes y marcas de terceros por los que debía pagar un canon por el uso de tales personajes y marcas, en cumplimiento de varios contratos de licencia con las compañías Marvel, Disney y DreamWorks, entre otras (CNACont.Adm., Sala I, Causa Nº 2558/2025, “Wabro SA (TF 37885-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 18/9/2925).
1.El marco normativo
Como es sabido, el Acuerdo de Valoración exige, en su art. 8 párr. 1 c), el cumplimiento simultáneo de tres requisitos para que pueda adicionarse el canon o derecho de licencia al valor en aduana: a) que el canon no esté incluido en el precio de venta; b) que guarde relación con la mercadería importada, y c) que el comprador deba pagar como condición de venta de la mercadería.
El Tribunal Fiscal rechazó el ajuste practicado por la aduana, y la sentencia fue apelada a la Cámara. Al expresar agravios, cuestionó la sentencia por no haber reparado suficientemente en las condiciones fijadas en los contratos de licencia, de los que surgía con toda claridad que el pago del canon era una condición de venta, como la obligación del licenciatario de obtener la aprobación de los licenciantes sobre los productos licenciados; la facultad de los licenciantes de efectuar auditorias y reportes anuales sobre las regalías devengadas y futuras; las facultades de control y confidencialidad en favor de las licenciantes y la obligación del licenciatario de devolver los productos licenciados al finalizar el contrato de licencia demostraba con creces que las ventas estaban condicionadas al pago de las regalías. En suma, que el control y conocimiento que los licenciantes ejercían sobre los fabricantes llevaba a considerar que, sin el pago del canon, los productos no solo no se hubieran vendido, sino que ni siquiera se hubieran fabricado.
También cuestionó la aduana las respuestas de licenciantes y proveedores a los oficios librados por Wabro, aseverando que ninguno de ellos tenía obligación legal de decir la verdad en sus respuestas, ni existía consecuencia alguna si no lo hacían, sin contar con que tenían un interés directo en la resolución del litigio, y también objetó la pericia contable por considerarla incompleta, dado que el perito no había acompañado copia de los documentos que decía haber examinado.
Wabro sostuvo, por su parte, que no existía vinculación alguna entre el vendedor, los licenciantes y los fabricantes, que la elección del fabricante fue decidida libremente y que las regalías se pagaban por el uso de marca, no para la adquisición de las mercaderías.
2. Los fundamentos de la sentencia
La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones recuerda primeramente los criterios adoptados en otras ocasiones para la resolución de los conflictos suscitados en materia de valoración aduanera, que le sirvieron de guía para la resolución del caso planteado.
Manifiesta que así como la aduana no está obligada a aceptar los valores de transacción declarados que resulten irrazonables o arbitrarios, tampoco se encuentra facultada para fijar valores que adolezcan de similares vicios a través de métodos alternativos de valoración, como el relativo al precio de mercaderías idénticas” (CNACont.Adm.Fed., Sala I, Exp. 25.966/1997, Belvedere, Antonio (TF 8629-A) c/ A N A s/recurso directo, 27/8/1998; Exp. 27.304/1997, Kosakoff, Mario José, 27/8/1997, Exp. 40.636/2014, Joe Dessin S.A. c/DGA, 6/12/2015; Exp. 41.819/2023, Terradas David Enrique y otra (TF 27.315-A) c/DGA, 8/8/2024, entre otros).
Como corolario del principio procesal de que queda a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho, la Cámara reafirma a continuación que la carga de la prueba relativa a la inexactitud del precio declarado pesa sobre la aduana, por lo que si no cumple con dicha carga cabe estar al precio pagado o por pagar ( CNACont.Adm.Fed., exp. 2.418/08, Plax S.A. (TF 20-755-A c/DGA, 6/9/2012 y Joe Dessin, citado anteriormente).
Por último, yendo al requisito de la condición de venta, la Cámara enfatiza que solo el vendedor o una persona vinculada a él o que haya acordado con él algo al respecto, puede establecer una condición de venta, porque cuando el vendedor no es el otorgante de la licencia, lo que hay son dos contratos separados, y el pago del canon no sería un pago indirecto al vendedor en el sentido del art. 8. El Tribunal deja a salvo que si el vendedor tuviera un control directo indirecto sobre el fabricante, que hiciera suponer que entre ellos existe vinculación en el sentido del art. 15, párr. 4 del Acuerdo, esas acciones de control podrían considerarse como situaciones que rebasan los meros controles de calidad 2.
La sentencia destaca que una cosa es el control del licenciante sobre el fabricante, y otra diferente es el control de calidad sobre el producto entregado por el fabricante. Un control de calidad, por exigente y complejo que fuere, no significa que el licenciante controla al fabricante. Bajo este criterio, el Tribunal analiza todos los contratos de licencia comprendidos en la discusión y, en particular, las cláusulas que la aduana considera pruebas evidentes del condicionamiento de las ventas a través de dichos contratos.
Con respecto al primero de los contratos con Marvel, el Tribunal analiza las cláusulas que establecen que los productos a manufacturarse deben fabricarse como a pedido de Marvel; que el fabricante debe firmar un contrato en la forma establecida en el contrato de licencia, el cual debe ser aprobado por el licenciante, firmando otro contrato a través del cual se convierte en parte del contrato de licencia. Valoradas todas ellas en conjunto, la Cámara opina que apuntan a la protección de la marca licenciada, de los derechos de autor asociados a cada producto licenciado y el mantenimiento de la calidad en su fabricación de acuerdo con los estándares asociados a esa marca. Añade que el interés del licenciante reside en que el fabricante quede atado a las estipulaciones contractuales que protegen la marca licenciada, de modo que no haga uso de la marca por fuera de los límites, lo que se aprecia claramente cuando se establece en la redacción de los contratos que debe firmar el fabricante, que este no debe pagar regalía alguna al licenciante, pero sí que queda obligado a las auditorías que pueda requerir el licenciante sobre sus libros contables. En suma, para el Tribunal el licenciante busca que el fabricante quede atado a las estipulaciones contractuales que protegen la marca licenciada, es decir, de no hacer uso de la marca por fuera de sus límites.
El segundo contrato de licencia reconoce en cabeza del licenciante los derechos de autor sobre el objeto del contrato; impide a Wabro fabricar, usar, vender, publicitar, embarcar o distribuir los productos sin autorización del licenciante; y le permite sublicenciar la fabricación de los productos previo consentimiento del otorgante de la licencia. Tampoco aquí el Tribunal encuentra indicios suficientes del condicionamiento de las ventas, sino más bien el cuidado en la calidad de los productos fabricados, particularmente al requerir la aprobación de las muestras remitidas al licenciante antes de la fabricación de los productos.
En cuanto a los contratos con DreamWorks y Disney, las cláusulas relativas a la necesidad de que el fabricante de los productos se encuentre aprobado por los licenciantes tampoco demuestra, a juicio del Tribunal, un exceso en el control de calidad, esperable y propio de este tipo de contratos.
El último contrato, en cuanto prohíbe al licenciatario subcontratar la fabricación de los productos sin autorización previa del licenciante y le otorga al primero el derecho a inspeccionar la fabricación de los productos y el control y auditoría de los libros de la licenciataria para verificar la exactitud de las liquidaciones de regalías, tampoco constituye evidencia suficiente de la imposición de las regalías como condición de venta, porque a juicio de la Cámara no excedan las estipulaciones de los controles esperables sobre el cuidado de los derechos de autor asociados a la licencia.
3. Conclusiones
A través de una sentencia ceñida a los precedentes judiciales que invoca pero que al mismo tiempo incursiona en aspectos que no se habían tratado hasta ahora con semejante profundidad en la justicia, la Cámara termina confirmando la sentencia apelada.
Como se dijo, el Tribunal deja en claro que la única persona que puede establecer una condición de venta es el vendedor de la mercadería, o un tercero vinculado con el vendedor en cualquiera de las formas contempladas en el art. 15, párr. 4 del Acuerdo.
El licenciante no puede condicionar la venta al pago de regalías porque es ajeno al contrato de compraventa, a menos que se demuestre que está vinculado con el fabricante o vendedor en cualquiera de las formas previstas en el Acuerdo. Una de esas formas se presenta, como menciona el Comité Técnico de Valoración en su Comentario 25.1, cuando el contrato de licencia contiene cláusulas que autorizan al licenciante a gestionar la producción o la venta entre el fabricante y el importador (venta para la exportación al país de importación) que van más allá del control de calidad 3.
Gestionar la fabricación de una mercancía significa planificar, organizar, coordinar y controlar todos los recursos y procesos (desde la materia prima hasta el producto terminado) para producir bienes de manera eficiente, a tiempo y con la calidad requerida, optimizando costos y cumpliendo objetivos empresariales. Implica una supervisión integral del ciclo de vida del producto, asegurando la coordinación con la cadena de suministro y la calidad en cada etapa. Gestionar la venta entre el fabricante y el comprador implica coordinar y ejecutar todas las actividades necesarias para que un producto, desde su fabricación, llegue al consumidor final de forma eficiente
La aduana creyó encontrar evidencias de la existencia de un control mayor que el mero control de calidad en el hecho de que los fabricantes debían estar autorizados por los licenciantes, tanto como la necesidad de que éstos aprobaran las muestras de los productos a fabricar. Pero las exigencias contenidas en los contratos analizados, a los ojos de la justicia, no excedían de los controles de calidad que razonablemente competen a los licenciantes, de suerte que el pago de los cánones o derechos de licencia no podía considerarse como condición de venta de las mercaderías importadas.
Dr. Julio Carlos Lascano1
1Socio de Estudio Carena & Asociados (jcl@carena.com.ar).
2 CNACont.Adm.Fed., Sala III, Exp. 10.056/2015, World Sport S.A., 28/4/2015; ibidem, Sala IV, Exp. 21.1062/24, El Dante S.A.I.C. (TF 32.288-A) c/DGA, 13/5/2025.
3 Comité Técnico de Valoración, Comentario 25.1 – Cánones y derechos de licencia abonados a terceros. Comentario general.
