La piratería marcaría, las medidas en frontera y el ADPIC (Trips): Su operatividad -Dra. Marina Mariani de Vidal y Dr. Pablo E. Vidal Claypole

LA PIRATERIA MARCARIA, LAS MEDIDAS EN FRONTERA

Y EL ADPIC (TRIPs): SU OPERATIVIDAD

por  Dra. Marina Mariani de Vidal y Dr. Pablo E. Vidal Claypole

Sumario

I. Introducción.: la piratería marcaria y las medidas en frontera

II. Medidas en frontera contempladas en el ADPIC

III. Aplicación directa de estas medidas en sede judicial

IV. La jurisprudencia

V. El art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

I. Introducción

Es una realidad palpable, que no necesita demostración ni comentarios, las nefastas proyecciones de la piratería marcaria, uno de cuyos modus operandi es el ingreso y egreso de productos espurios a través de las fronteras[1].

Esta actividad ilícita no sólo lesiona la propiedad intelectual del titular de la marca sino que también es susceptible de generar daños a los consumidores [2] y a industriales y comerciantes, pérdida de fuentes de trabajo y de ingresos fiscales y desaliento de las inversiones y en fin, y por todo eso, negativas consecuencias sobre la economía de los países.

Durante la Ronda de Uruguay, en abril de 1994, el GATT (General Agreement on Traffic and Trade) introdujo el debate sobre la propiedad industrial e intelectual. Las largas negociaciones mantenidas en ese marco culminaron con el Acuerdo de Marrakech –Acta Final-[3] Allí se incorporó los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus cuatro Anexos.

La República Argentina aprobó dicha Acta Final, con todos sus complementos y Anexos, mediante la ley 24.425 [4].

El Anexo 1,c) del Acuerdo de Marrakech conforma el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPIC, su acrónimo en español) o “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPs), según su título en idioma inglés.

Justamente como una de las herramientas para combatir la importación y exportación de “mercaderías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor”, el art. 51 y siguientes del ADPIC (Parte III, Sección 4) contempla las “Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”[5].

Acalladas las polémicas que suscitó el tema de la fecha de entrada en vigencia y de aplicación del Tratado[6], se plantea el de su operatividad. En este estudio sólo intentaremos –sin agotar desde luego una problemática cuya variedad e implicancias no se puede desconocer- abonar la tesis relativa a la posibilidad de que, en el contexto legislativo hoy en vigor, los titulares de marcas soliciten ante los jueces competentes la aplicación de las medidas en frontera previstas en el art. 51 y siguientes del ADPIC.

Ello sin perjuicio de las medidas a las que pudiera recurrirse en sede administrativa –que no son objeto del presente-, concretamente referidas en el art. 46 de la ley 25.986, pendiente de reglamentación [7].

II. Las medidas en frontera reguladas por el ADPIC [8]

EN la Sección 4, de la Parte III, el ADPIC consagra “Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”.

Dice su art. 51:

“Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras”. “Los Miembros de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercaderías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar ante las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con el objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio”.

Y luego, dentro de la misma Sección, se refiere puntualmente a la “demanda (art. 52), a la “fianza o garantía equivalente” (art. 53), a la “notificación de la suspensión” (art. 54), a la “duración de la suspensión” (art. 55, a la “indemnización al importador y al propietario de las mercancías (art. 56), al “derecho de inspección  e información” (art. 57)  a la “actuación de oficio” (art. 58), a los “recursos” (art. 59) y a las “importaciones insignificantes” (art. 60).

III. Aplicación directa de estas regulaciones en sede judicial

Antes que nada, debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 31 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, que “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -aprobada por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980- confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La Convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno … la necesaria aplicación del art. 17 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27” [9] (el resaltado es nuestro).

Como dijimos, el ADPIC quedó aprobado por nuestra ley 24.425  y, según la Corte Suprema, se incorporó al orden jurídico argentino el 1º.1.95, hallándose dotado de jerarquía superior a las leyes [10], aun cuando no posea rango constitucional, ya que no integra la enumeración del art. 75, inc. 22, segundo párrafo, de la Carta Magna)..

Acalladas por el transcurso del tiempo las polémicas suscitadas en torno a los períodos de transición fijados por el mismo Tratado a los efectos de su aplicabilidad en los distintos países y específicamente en el nuestro, queda en pie un problema distinto, cual es el de determinar si sus normas son o no directamente operativas, esto es, si pueden ser directamente invocadas por los particulares y aplicadas directamente por nuestros tribunales o si sólo revisten carácter programático y han menester del dictado de normas internas a ese efecto.

Al respecto se ha sostenido una posición negativa, que entiende que el art. 1.1. del Acuerdo [11] deja en claro que los países miembros deben aplicarlo mediante normas internas que instrumenten los estándares mínimos que prevé y que deben ser puestos  en práctica por cada país “en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”. Ello pues las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y en la medida que él sea receptado por la legislación nacional. Es decir que, según este punto de vista, es una obligación de los Miembros incorporar mediante legislación interna las disposiciones del Acuerdo pero éstas, de ningún modo, pueden considerarse como automáticamente receptadas y vigentes [12].

Frente a tal postura se erige otra que se inclina por un criterio afirmativo,[13] del cual participamos por considerarlo mucho más valioso y que intentaremos fundamentar. No sin antes señalar que ninguna legislación interna ha sido dictada hasta la fecha que involucre a las medidas en frontera a las que se refieren los artículos pertinentes del ADPIC.

Ha resuelto la Corte Suprema Federal que “cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso” [14] .

Concordadamente, también decidió –bien que para el caso de leyes internas, aunque la situación guarda cierta similitud- que “la omisión o retardo en el ejercicio de la facultad reglamentaria no obsta a la aplicación de la ley cuya operatividad no ofrece dudas”[15].

Ahora bien, un mismo cuerpo normativo puede contener indistintamente normas declarativas, programáticas y operativas [16], dependiendo ello de la claridad y precisión con que sean descriptos los supuestos de hecho que contemple, de donde ni la ley que aprueba un tratado basta por sí sola para asignar a cada artículo de éste alguna de las mencionadas calidades, ni parece posible considerar a todos ellos en bloque programáticos u operativos.

O sea que el análisis del Tratado se deberá efectuar cláusula por cláusula, a fin de determinar su operatividad, sobre la base de la suficiencia en la concreción  de las hipótesis en las que los particulares pueden invocarlas. Porque aunque es verdad que muchas normas del ADPIC hacen referencia a la legislación interna de los Miembros, en ninguna de sus disposiciones se rehúsa expresamente su aplicación inmediata [17].

Entonces, no parece adecuado concluir en que una disposición del Tratado lo bastante descriptiva como para que pueda ser operada sin dificultades por el Juez ante los hechos que se le presente, deba esperar una regulación interna que, por el mismo motivo, resulta prescindible.

Mucho más si ya existen en el ordenamiento interno normas que le permitan al Juez, partiendo de la concretas descripciones del Tratado, completarlas y operarlas sin dificultades en presencia de una realidad fáctica determinada aprehendida por éste. En tales condiciones, no se comprende por qué habría de resistirse su actuación por los magistrados, toda vez que la aprobación del Tratado es una muestra clara de la voluntad del Estado de procurar su cumplimiento.

Es, precisamente, lo que sucede en materia de medidas cautelares en frontera (especialmente, medida consistente en la suspensión del despacho a plaza de mercaderías que prima facie aparezcan como falsificadas o del despacho desde nuestro país de mercancías destinadas a la exportación que revistan ese carácter), ya que las normas del ADPIC al respecto tienen un grado de definición tal que pueden ser aplicadas sin dificultades en forma directa. En efecto, las aludidas disposiciones del Acuerdo son lo bastante descriptivas como para tolerar su actuación directa, complementándolas, en lo relativo a las alternativas procesales no previstas específicamente, con las generales contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (o, eventualmente, con las normas de rito vigentes en cada Provincia) relativas a medidas cautelares..

Y valgan a esta altura las reflexiones que siguen.

Aunque es verdad que, según el ADPIC, las diferencias entre los Miembros deben ser resueltas por el Sistema de Solución de Diferencias que prevé, nada impide que las que se susciten entre particulares de esos mismos Estados puedan ser solucionadas en el ámbito interno recurriendo a las normas del Tratado, cuando ellas sean suficientemente descriptivas.

Aunque el Tratado fija estándares mínimos, no es irrazonable interpretar que la omisión del Estado Miembro respecto del dictado de normas internas consecuentes, significa que ha aceptado aquellos estándares y su aplicación directa a las pertinentes circunstancias fácticas descriptas por  aquél [18], sobre todo cuando sean pasibles de ser actuadas en lo no previsto mediante normas internas ya existentes, como en la hipótesis serían los preceptos relativos a las medidas cautelares contenidos en los Códigos Procesales.

Cabiendo preguntarse si no engendrará más graves consecuencias para el país el no aplicar las disposiciones del Tratado que se halla en vigor, por defecto de ley interna para tornarlo operable, que –con un criterio de mayor flexibilidad- estimarlo pasible de ser actuado directamente y aun a través de normas con las que ya se cuenta.

Sintetizando. Sin dejar de reconocer que es posible que la tesis negativa sea la más correcta desde un punto de vista técnico ortodoxo, nos inclinamos por la afirmativa, por entenderla más valiosa en el estado actual de nuestra realidad jurídica; y también porque es  -lo reiteramos- la que más cabalmente se compadece con la voluntad de nuestro país de sujetarse a las reglas del ADPIC, expresada a través de su incorporación a nuestro derecho mediante la ley 24.425.

Y, finalmente, porque es la que observa nuestra jurisprudencia, con un criterio realista y atento a la protección de los derechos intelectuales, como pasamos a exponerlo.

IV. La jurisprudencia

Con motivo de las presentaciones formuladas por particulares requiriendo el dictado de la medida cautelar contemplada en el art. 50, ap. a) del ADPIC –adopción de medidas tendientes a “evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas (las autoridades judiciales)”-, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió, que “el art. 50, ap. a) del Acuerdo TRIPs-Gatt es derecho vigente en nuestro país, directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares y aplicable para componer el diferendo sub examine” [19].

En el mismo sentido, y sin formular reparo alguno vinculado con la operatividad del ADPIC, han sido decretadas medidas cautelares solicitadas con fundamento en el art. 50 ADPIC por la Sala I de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal [20] y [21].  También por la Sala III del referido Tribunal [22].

Es más, la Sala II –siempre de la citada Cámara- , reiterando su criterio acerca de la operatividad del ADPIC en esta materia de medidas cautelares sentado en la causa “SC Johnson & Inc c/ Clorox Argentina SA” ordenó, como medida cautelar, “oficiar a la Administración Nacional de Aduanas a fin de que suspenda el despacho a plaza de bultos de juguetes identificados con la marca GLORIA, a efectos de impedir su puesta en circulación en el mercado interno” [23].

Esto es, ni más ni menos, que operar directamente las “prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera” contenidas en el ADPIC.

Hasta hoy siguen siendo corrientemente ordenadas por los jueces (tanto de primera como de segunda instancia)  medidas cautelares de la naturaleza de las expuestas, con fundamento en las normas del ADPIC –que en esa materia no han sido todavía reglamentadas por ley alguna-, sin que se cuestione su invocación por los particulares –es decir su operatividad-, ni se haya producido ninguna consecuencia internacional desfavorable para nuestro país derivada de tal aplicación.

V. El art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Pero aún cuando se opinara que las normas del ADPIC relativas a las medidas en frontera no resultan operativas, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación brinda herramientas suficientes como para que pueda solicitarse al juez como medida cautelar y disponerse por éste la suspensión del despacho a plazas de mercaderías con marca falsificada o mercancías pirata y la suspensión del despacho desde nuestro país de esas mercancías destinadas a la exportación.

Es que el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación admite una posibilidad infinita de obtener “medidas urgentes”, siempre que las situaciones a cautelar no se ajusten a los específicos supuestos contemplados en el Capítulo 3, Secciones 1 a 6 (arts. 195 a 231).

En ese sentido es clara la norma cuando indica que basta que “según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia” para que no medien obstáculos a su utilización.

Y es, a nuestro entender, la amplitud procesal que cobija este artículo la herramienta fundamental que permite a los jueces la admisión de las medidas en frontera que venimos comentando cuando considere que el ADPIC no resulta directamente operativo.

Así, la norma no sólo habilita para adoptar medidas absolutamente diferentes de las reguladas en forma específica, sino que además admite una flexibilidad en el otorgamiento de las ya previstas, mediante su adaptación a las particulares situaciones de hecho que se tiene en mira o en la combinación de dos o más medidas. Y cabe tener en cuenta que, si bien la norma otorga al juez una facultad discrecional sumamente vasta, ello no significa que pueda el juzgador apartarse de los presupuestos básicos de toda medida cautelar, de modo que deberá exigirse para su admisión que se acredite prima facie la existencia de un derecho verosímil y de un peligro en la demora y la prestación de una contracautela [24]

De este modo, quienes se vean en la necesidad de proteger aunque sea provisionalmente sus derechos intelectuales podrán no sólo invocar las normas del ADPIC -que ya hemos comentado-, sino, conjunta o independientemente de ellas, las medidas cautelares genéricas  -también llamadas innominadas-, contempladas en el art. 232 del ritual, herramientas que, según sean los supuestos a resguardar, pueden complementarse recíprocamente permitiendo una mayor amplitud, tanto a los magistrados para su dictado, como a los justiciables para su requerimiento.

La jurisprudencia ha ido delineando el concepto de este tipo de medidas cautelares genéricas o innominadas, en el sentido que pueden ser dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional específica a cuyo respecto resulten insuficientes o excesivas las medidas precautorias expresamente contempladas en la ley procesal[25]

Tal conceptualización ha permitido el ingreso de nuevas cautelares, tales como la innovativa y la autosatisfactiva, que responden a la necesidad de resolver problemas que van surgiendo modernamente y que requieren una solución urgente.

Así, la innovativa, que es la que nos interesa comentar a los fines del presente estudio, es una medida de excepción que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado, y “se traduce en la injerencia del oficio en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor” [26]

Y, a diferencia de otras medidas, entendemos que no afecta la libre disponibilidad de bienes por parte de los justiciables ni obliga a mantener el status existente al momento de la traba de la litis. Va más lejos, ordenando –sin mediar sentencia firme de mérito- que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación vigente. De ahí que para su dictado se requiere la concurrencia de los presupuestos básicos generales, a saber: la verosimilitud del derecho –fumus bonis iuris-, el peligro en la demora y la contracautela, a los que se agrega un cuarto requisito que le es propio: la posibilidad de que se produzca un daño irreparable [27]

La posibilidad entonces de evitar que la falsificación a una marca y la mercadería pirata trasciendan las fronteras encuentra una valiosa herramienta en el artículo que se comenta que impide en los hechos se pueda llevar a cabo.

Por otro lado podemos afirmar que en la práctica tribunalicia no siempre las medidas en frontera resultan eficaces, sea cual fuere la normativa que se invoque, pues su ejecución dependerá en gran medida de la operatividad y recursos con los que cuente la Dirección General de Aduanas y otros organismos estatales. Circunstancia que, muchas veces, obliga a los justiciables, magistrados y a  propios entes del Estado  ir adecuando las medidas durante su curso a fin de paliar el ingreso o egreso de mercaderías en supuesta infracción[28].

En definitiva, esta cautelar se inscribe en una tendencia saludable, pese a que ha sido criticada en doctrina por la amplitud que presenta, pues sin ninguna duda fortalece la política procesal y judicial preventiva que se preocupa más en evitar daños que en resarcirlos.

Convencidos pues, que es un valioso instrumento que otorga sentido a la eficacia procesal, creemos también que sirve para debilitar el ingenio delictivo que la realidad nos va moldeando.

Es que, como el aparato delictivo ofrece incontables y veloces propuestas que afectan, como dijimos, la actividad comercial y económica toda de un Estado, la normativa vigente no debe obstaculizar su ataque -aún preventivo-, sino por el contrario, la rigidez de las normas debe ceder para dar paso a soluciones flexibles acordes con la justicia del caso y que los derechos se merecen.

La piratería marcaria y falsificación de mercaderías deben encontrar vallas jurídicas y prácticas que dificulten lo más posible su consumación, de modo que aún cuando pudiera sostenerse que el ADPIC no resulte directamente operativo, queda evidenciado que los jueces encuentran en las medidas cautelares genéricas (art. 232 del CPCC) una indiscutible solución que, por quedar sometidas –en gran medida- a su discrecionalidad, permiten una adaptación a la realidad siempre cambiante.

Dra. Marina Mariani de Vidal y Dr. Pablo E. Vidal Claypole