MARCAS – NUEVO PROYECTO SOBRE FALSIFICACION MARCARIA -Por Dr. Roberto J. Porcel

MARCAS – NUEVO PROYECTO SOBRE FALSIFICACION MARCARIA

Por Dr. Roberto J. Porcel

Acaba de tomar estado parlamentario, impulsado por los diputados Cristian A. Ritondo y Francisco de Narváez un nuevo proyecto de ley sobre falsificación marcaria, que será presentado el próximo lunes 8 de mayo del corriente año, ante mas de 8000 abogados de todas partes del mundo en el Anticounterfeiting Exhibit at INTA Annual Meeting 2006, en Toronto, Canadá, cuando me toque exponer a su respecto

El proyecto del cual es coautor quién escribe estas líneas, incorpora elementos novedosos que son fruto de la experiencia recogida a lo largos de estos últimos años en la lucha contra la falsificación de marcas. Al mismo tiempo, viene a terminar con las lagunas existentes en la materia, a la vez que da cumplimiento a las obligaciones asumidas por nuestro país al suscribir el ADPIC.

Entre las modificaciones más sobresalientes del proyecto, se destacan la equiparación de penas a las que actualmente se aplican para los supuestos de violación a los derechos de propiedad intelectual que rige la ley 11.723 y que remite al art. 172 del Código Penal. Al mismo tiempo se elevan los montos de las multas para que surtan los efectos  definitivamente disuasorios que reclama la ley 24.425.

De esta forma, se da cumplimiento a lo estipulado en el art. 61 del Acuerdo TRIPs.

Se contempla la responsabilidad de quienes efectivamente tienen que ver con el ilícito cometido, como una manera de desalentar la utilización de personas jurídicas como mecanismo para la comisión del delito, para lo cual se autoriza en el curso de la investigación correr el velo societario. Se plantea la solidaridad entre la persona jurídica y los responsables materiales del ilícito.

Se da participación a la AFIP desde el mismo inicio de la investigación, para que coadyuve con el Ministerio Público como parte ad-hoc, aportando herramientas con las que el poder judicial hoy no cuenta. Esta intervención es de suma importancia sobre todo en el caso en el que los imputados en la comisión del delito resulten ser sociedades comerciales.

Se establece en concordancia con lo que establece el art. 16 del Acuerdo TRIPs una presunción legal de confusión cuando se utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado una marca, en el curso de operaciones comerciales.

Por primera vez se contempla la responsabilidad de los propietarios de terrenos o inmuebles que permitan o faciliten la comisión de este tipo penal como sucede actualmente con ciertas ferias donde todos saben que se comercializan productos falsificados.

Se autoriza la creación de un Registro Nacional de Marcas en el ámbito de la AFIP, (Dirección General de Aduanas), que otorgará derechos a quienes inscriban allí sus marcas, como por caso el de impedir el ingreso o egreso al país de mercadería que se presuma en infracción. Pero al mismo tiempo, esto implicara para quienes decidan la inscripción, aceptar la jurisdicción de la República Argentina; deberán constituir domicilio especial en el país y acreditar garantías patrimoniales suficientes para responder por los eventuales daños y perjuicios que puedan derivarse de dicha inscripción. En suma, se generan las medidas en frontera que prescribe el art. 51 del Acuerdo TRIPs.

Finalmente, se incorpora una modificación a la ley 25.246 ampliando el marco de investigación de la Unidad de Información Financiera a efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes del delito de falsificación marcaria.

Solo resta esperar que este proyecto de ley que viene a saldar sino todas muchas de las deudas existentes en la materia, reciba de parte de nuestros legisladores el tratamiento que merece y tengamos por fin, en el corto plazo, la ley moderna sobre Falsificación de Marcas que nuestro país se merece. Esperemos que esta vez ocurra. Que así sea.

Dr. Roberto J. Porcel

Porcel & Cabo Abogados

Socio

rjp@porcelycabo.com

www.porcelycabo.com

Mayo 2006

PROYECTO DE LEY SOBRE INFRACCION A LA LEY DE MARCAS COMPLEMETARIO DE LA LEY DE MARCAS

REFORMA A LAS LEYES 22.362  y 25246

El Senado y la Cámara de Diputados, etc…

ARTICULO 1º: Modificase el primer párrafo del artículo 31 de la Ley 22.362, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Articulo 31: Será reprimido con prisión de (6) seis meses a 6 (seis) años, pudiendo aplicarse además una multa de $ 15.000 (Pesos Quince mil) a $ 250.000 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil)”

ARTICULO 2º: En caso de sociedades regulares o irregulares, la responsabilidad penal por infracción a la ley 22.362 que tipifica el artículo 31 de dicho cuerpo normativo se hace extensible a todas aquellas personas que tengan directa participación en el ilícito, ya como gerentes, administradores o por cualquier otro título, mas allá de la que le competa a los que aparezcan como sus representantes legales.

ARTICULO 3º: A los efectos de la determinación de la falsificación, se entenderá de conformidad con lo que establece el artículo 16 del Acuerdo TRIPs que existe una presunción legal iure et de iure, que el uso de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado una marca, en el curso de operaciones comerciales, da lugar a confusión, autorizando la pertinente acción penal.

ARTICULO 4º: Cuando se compruebe que se han utilizado personas distintas a sus verdaderos dueños para formar la voluntad social, a los efectos de disimular la responsabilidad a la que hace referencia el artículo 2º de la presente, las multas que se establecen en el artículo 31 de la ley 22.362 serán aumentadas al doble, tanto en su mínimo como en su máximo.

ARTICULO 5º: Las personas físicas o de existencia ideal son responsables solidariamente con sus dependientes y/o los responsables a los que se hace referencia en el artículo 2º de este cuerpo por las infracciones que estos cometieran en el ejercicio o en ocasión de sus funciones.

ARTICULO 6º: Cuando una persona de existencia ideal fuera la beneficiaria del producido por cualquiera de los supuestos que tipifica el artículo 31º de la ley 22.362 , sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán solidariamente por las multas impuestas y por los daños y perjuicios que de su accionar se deriven.

ARTICULO 7º: Con el mismo sentido, en caso de sociedades regulares cuanto irregulares o sociedades de hecho, donde la beneficiaria del ilícito es la persona jurídica y no directamente su representante legal, no será de aplicación el Título XII del Libro Primero del Código Penal, De la Suspensión del Juicio a Prueba.

ARTÍCULO 8º: Se consideraran incursos en esta infracción a todas aquellas personas que permitan o faciliten la comisión de este delito, autorizando o facilitando un predio para la comercialización de productos en infracción, cuando esto sea a escala comercial, comprendiendo la instalación de una cantidad indeterminada de locales comerciales o puestos.

ARTICULO 9º: En todos los procesos iniciados o en trámite por infracción a la ley 22.362, será obligación desde la primera oportunidad, darle vista a la AFIP, y quedará a criterio de esta última constituirse en parte ad-hoc en el proceso, como auxiliar del Ministerio Público.

ARTICULO 10º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la AFIP está facultada conforme lo dispuesto por la ley  antievasión a confiscar del denunciado toda la mercadería que no tenga la documentación necesaria para justificar su legal tenencia.

ARTICULO 11º: Dispónese la actualización de la multa establecida en el artículo 31º de la ley 22.362, la que deberá actualizarse de acuerdo al índice mensual de precios internos al por mayor que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Su aplicación le corresponderá al Juez que entienda en la causa, en el supuesto de que el Poder Ejecutivo no haya hecho efectivamente la actualización que se dispone.

ARTICULO 12º: Cuando para justificar la responsabilidad en el ilícito, el o los responsables pretendieran utilizar documentación que no correspondiere a los productos falsificados o fraudulentamente imitados, o fabricados o comercializados sin legitimación, o no cumplimentaran la obligación a la que hace referencia el artículo 39º de la ley 22.362, será de aplicación también el artículo 298º bis incorporado al Código Penal de acuerdo a la Ley 24.760.

ARTICULO 13º: Crease el Registro Nacional de Marcas en Aduana en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente de la Dirección General de Aduanas.

ARTICULO 14º: Todo titular de marca, tanto nacional como extranjera, tendrá la facultad de registrar su marca en  el Registro Nacional de Marcas en Aduana acreditando su solicitud con el título respectivo expedido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Cada solicitud comprenderá sólo un título marcario.

ARTICULO 15º: Juntamente con la registración el titular de la marca deberá constituir domicilio en el país y acreditar garantías patrimoniales suficientes para responder por los eventuales daños y perjuicios que puedan derivarse de dicha inscripción.

ARTICULO 16º: La sola registración constituirá para el titular de la marca la aceptación de la jurisdicción y competencia de la justicia federal argentina para dirimir cualquier conflicto relacionado con el objeto de la presente ley.

ARTICULO 17º: El derecho derivado de la inscripción en el Registro Nacional de Marcas en Aduana y de sus renovaciones, se extenderá durante el plazo de tres (3) años a partir de ese registro, siempre que el plazo de duración del título marcario no fuere menor, en cuyo caso se limitará a éste.

ARTICULO 18º: Las marcas debidamente inscriptas en el Registro Nacional de Marcas en Aduana autorizarán a su titular a impedir el ingreso o el egreso de mercadería con su marca registrada o mercadería de idénticas características.

ARTICULO 19º: En toda destinación de importación o exportación, el importador o exportador deberá registrar una declaración ante el servicio aduanero en la cual indicará la marca o las marcas que ostente la mercadería, o la que se advierta en sus envases o envoltorios.  En su caso, declarará la inexistencia de marcas.

La declaración jurada deberá incluir el nombre y domicilio del importador o exportador, la posición arancelaria correspondiente a la mercadería; la cantidad de unidades; el país de procedencia; el país de origen o en su caso la declaración de desconocerse esa circunstancia; el nombre y domicilio del vendedor, del transportador y del despachante de aduana; la identificación del medio de transporte y el precio de compra o venta.

ARTICULO 20º: En el caso de mercaderías que correspondan a una posición arancelaria con relación a la cual se encuentre vigente al menos un registro de marca en el Registro Nacional de Marcas en Aduana, la declaración a que se refiere el artículo anterior deberá ser efectuada con una antelación no menor a diez días hábiles a que se efectivice la importación o exportación, salvo que el importador o el exportador sea el titular de la marca que identifica los productos o una persona autorizada por él. Consecuentemente, el servicio aduanero no autorizará el libramiento a plaza de la mercadería, su salida de la aduana de entrada o de la zona primaria aduanera, según corresponda, antes del décimo día hábil posterior al del registro de la declaración.

ARTICULO 21º: La Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas) hará conocer al titular de la marca registrada la existencia de la declaración jurada indicada relacionada con un embarque, previo a su despacho a plaza o autorizar su salida del país. Esto sin perjuicio de la facultad que le compete de prohibir directamente el ingreso o egreso de mercadería falsificada conforme lo dispuesto en la ley antievasión.

ARTICULO 22º: Si el titular de la marca se opusiere al ingreso o egreso de la mercadería deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes dentro del plazo de 10 días hábiles, debiendo notificar esta circunstancia al Registro Nacional de Marcas en Aduana.

ARTICULO 23º: Modificase el artículo 6º de la Ley 25.246, incorporándose como inciso “h” lo siguiente: Delitos relacionados con la  infracción al artículo 31º de la  Ley de marcas 22.362.

ARTICULO 24: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En el ánimo de la Ley 22.362 se encuentra el de impedir la falsificación marcaria, no sólo en beneficio del titular de la marca, sino también en el del consumidor, en el del fabricante local y en el del comercio en general, tutelando derechos y garantías del más amplio espectro, como ser por ejemplo el derecho de propiedad, el del libre comercio, etc. Sin embargo, esta ley que data del año 1980 ha quedado superada por la vertiginosa explosión que el delito de la falsificación marcaria cobró en el mundo entero a expensas de la globalización y desarrollo de los medios de comunicación.

Esto motivó justamente que el concierto de las naciones volcaran en el acuerdo TRIPs, la necesidad de ajustar las legislaciones de los distintos países al advertir que las respectivas leyes habían quedado desactualizadas por el fenómeno y no alcanzaban a garantizar ni el derecho de propiedad ni el derecho de los terceros a no ser defraudados;

La República Argentina conciente de las falencias de la ley 22.362 suscribió el Acuerdo TRIPs al que validó a través de la ley 24.425 comprometiéndose a la sanción de una herramienta legislativa aún pendiente de sanción; por lo que se hace imperativo contar con una legislación mas moderna que recepcione la forma de cómo están actuando en otras partes del mundo, como la WCO (World Custom Organization) en cuanto al trabajo mancomunado con las aduanas desde su origen en la contención de mercadería falsificada o en infracción, tanto en lo que respecta a su ingreso como su egreso.

El flagelo de la falsificación marcaria no se agota en esta infracción sino que el producido a través de lo que se conoce como lavado de activos, perjudica a todo el sistema financiero de un país, afectando actividades lícitas de comercio, perjudicando el desarrollo de la economía y financiando actividades terroristas, las que no solo ponen en riesgo la seguridad del mundo sino en particular la de Argentina.

Al ser señalado como un país de alto riesgo en el ámbito de la falsificación marcaria, desalienta a la inversión extranjera tanto como el desarrollo comercial local, a la vez que implica un claro menoscabo a las políticas de la AFIP, al socavar los pilares del comercio y promover el contrabando y la actividad en negro o no declarada, como acabamos de ver que ocurre con los talleres clandestinos donde no solo esta en juego un intercambio monetario sino que también y principalmente, afecta la vida de los ciudadanos. Que esta competencia desleal desmoraliza al comerciante que encuadra su actividad en las reglas del mercado, a la par que le genera importantes daños lo que redunda en detrimento de la industria nacional.

Por lo que consideramos que sería de utilidad como lo sugiere el mencionado acuerdo TRIPs o ADPIC como también se lo conoce, en su artículo 51, elaborar una norma que frene desde su mismo origen, esto es desde la misma Aduana la posibilidad de infringir lo que preserva la ley 22.362, es decir la falsificación marcaria, que este en consonancia con lo recientemente dispuesto por el paquete antievasión II. Para lograr dicho efecto sería de utilidad contar con la asistencia de los propios titulares de marcas, quienes serían parte interesada en este resguardo, no sólo tutelando su marca sino generando un sistema que se interrelacione con la actividad propia del Estado, generándole beneficios a ambas partes. Los propios titulares de marcas deberían ser los encargados de proyectar por el mundo esta legislación y este esfuerzo tan particular que emprende la República Argentina, haciendo conocer a otros titulares de marcas de todas partes del orbe, esta legislación de avanzada que propone nuestro país.

Para demostrar la verdadera interacción que debe provocar esta ley, los titulares de marcas no agotaran su esfuerzo en un mero registro marcario, sino que se comprometerán con los esfuerzos que lleva adelante la República Argentina, sometiéndose eventualmente a la jurisdicción y competencia de nuestro país. Queda claro pues, que se hace necesaria tanto la creación de un registro marcario de acceso voluntario, como el arraigo en el país de la marca que se quiera registrar. De igual manera, se hace imperioso perfeccionar la ley actual que rige en la materia, ya que la experiencia ha demostrado que se utilizan formas societarias legalmente concebidas para evadir responsabilidades, metodología de la cual resulta que al final del día, la empresa incursa en el delito se beneficia con importantes ganancias fruto de su actividad ilícita, la que elude con la sola individualización de personas distintas a los auténticos responsables y la invocación y concesión de la “probación”. Esta mecánica utilizada hasta ahora, no solo facilita la permanente mutación de los infractores y consecuentemente la repetición y/o continuación del delito, sino que también hace imposible castigar a los reales autores de la infracción.

Por ello es que se hace necesario introducir los cambios incorporados en la presente ley, destacando de entre ellos, la activa y necesaria participación de la AFIP como parte en este tipo de procesos, pues la experiencia ha enseñado que el delito de falsificación o imitación fraudulenta de marcas, nunca es un delito independiente, sino que siempre genera otros tipos penales, como es el de evasión tributaria, adulteración de documentos, trabajo en negro, contrabando, etc.

Estamos en deuda con lo comprometido por la ley 24.425 que recoge las previsiones del Acuerdo TRIPs, artículo 61, en relación a la necesidad de establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fabrica a escala comercial que contemplen la pena de prisión y multas suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondientes. Este proyecto finalmente unifica el criterio para todos los casos de piratería que a la fecha, contemplaban penas y situaciones muy disímiles, otorgando mayor gravedad y sanción a la falsificación de CD por ejemplo, que a la falsificación de medicamentos por caso. Se ocupa de situaciones como las que recientemente ha tenido que afrontar y sufrir nuestro país, como es el caso del trabajo esclavo o de las famosas ferias donde este delito se nutre y desarrolla, otorgando soluciones a esta problemática.

Finalmente, no nos olvidamos de que en el mundo entero se utiliza este delito para fondear medios que posibiliten la comisión de actos terroristas. Por ello encontramos de suma utilidad la incorporación en el seno de la ley 25.246 de facultades para que la Unidad de Información Financiera pueda también investigar este delito, cuando las particularidades del hecho así lo sugieran.

Por las razones expuestas solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de Ley.